Con la decisione del 4 maggio 2026 (UPC_CFI_552/2025), la Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti, sede di Milano, ha revocato il brevetto europeo EP 3 854 403 di titolarità dell'Academy of Military Medical Sciences cinese (successivamente AMMS), relativo all'uso del Remdesivir nel trattamento delle infezioni da SARS-CoV-2. La decisione, resa all'esito dell'azione di nullità promossa da Gilead Sciences, si segnala non tanto per l'esito, quanto per il modo in cui il Collegio ha ricostruito la figura della persona esperta del ramo (person skilled in the art) ai sensi dell'articolo 56 CBE, offrendo indicazioni che vanno ben oltre il perimetro del caso concreto. Il brevetto in causa, con data di priorità 21 gennaio 2020, rivendicava l'uso del Remdesivir (già noto come antivirale ad ampio spettro) per il trattamento delle infezioni da SARS-CoV-2, il virus allora appena identificato a Wuhan. Si tratta, tecnicamente, di un brevetto di uso terapeutico ulteriore, per cui la molecola in sé era già nota ma la novità è un nuovo impiego terapeutico. Gilead ha contestato la validità del brevetto per due motivi: insufficiente descrizione e difetto di attività inventiva, sostenendo che alla data di priorità la scelta del Remdesivir come candidato terapeutico contro il nuovo coronavirus fosse ovvia per un esperto del settore. Il Collegio ha respinto la prima censura ma ha accolto la seconda, revocando il brevetto per carenza del requisito di inventività. Per condurre entrambe le valutazioni, occorre stabilire attraverso quali occhi si guarda il brevetto. L'articolo 56 CBE richiede che l'invenzione non risulti ovvia per una persona esperta del ramo, figura fittizia costruita dal giudice caso per caso per fissare un parametro oggettivo. Ancorare il giudizio a un tecnico "medio" e standardizzato, anziché alle capacità del giudicante o dei consulenti di parte, permette di applicare lo stesso metro a controversie diverse, indipendentemente da chi le decide. Definirla è un passaggio essenziale poiché incide direttamente sull'esito, perché un esperto definito in modo più ristretto o più ampio ha accesso a un patrimonio di conoscenze diverso, e ciò può cambiare se l'invenzione gli sarebbe apparsa ovvia o no. Nel caso Remdesivir, Gilead sosteneva che l'esperto fosse un virologo focalizzato su malattie virali emergenti e antivirali, mentre AMMS ne proponeva una versione priva di legami con case farmaceutiche e con una visione ampia anche di vaccini e anticorpi. Il Collegio ha ricondotto la definizione ai criteri fissati precedentemente dalla Corte d'Appello dell'UPC: l'esperto opera nel settore tecnico del problema che l'invenzione risolve, ha conoscenze di base e competenze di livello medio, e sa svolgere attività di routine sulla base delle proprie conoscenze generali, di quelle di settore e di quelle comprese nello stato della tecnica, la cosiddetta common general knowledge, cioè l'insieme di nozioni reperibili tramite fonti affidabili e di uso corrente, restando escluse le informazioni riservate o non facilmente accessibili. La conseguenza pratica è che l'esperto "conosce" tutto ciò che è rilevante nel proprio settore, ma non possiede capacità inventiva propria; infatti, per muoversi verso la soluzione brevettata ha bisogno di un'indicazione che, da un punto di partenza realistico, lo orienti in quella direzione. Su questa base il Collegio ha chiuso la questione delle affiliazioni sollevata da AMMS, dato che la figura, essendo normativa e astratta, non può essere caratterizzata da legami con specifiche realtà industriali, perché la collocazione professionale di un ipotetico esperto reale non aggiunge né toglie nulla al patrimonio di conoscenze che il tecnico standard possiede alla data di priorità. Definito l'esperto, resta da stabilire come utilizzarlo per giudicare se l'invenzione fosse ovvia, e qui la decisione mette a fuoco una differenza di metodo tra la prassi dell'Ufficio Europeo dei Brevetti e quella dell'UPC. L'EPO applica tradizionalmente il problem-solution approach, per cui individua il documento dello stato della tecnica più simile al brevetto (closest prior art) e si chiede se l'esperto, muovendo da quel punto di partenza, sarebbe arrivato alla stessa soluzione rivendicata. L'UPC, senza rinnegare questo metodo, gli affianca un approccio "olistico": individua prima il problema tecnico che il brevetto intende risolvere, leggendo l'intero documento come un insieme coerente, e solo dopo verifica se l'esperto, partendo non necessariamente dal documento più vicino ma da un punto di partenza realistico, e senza indizi che gli suggeriscano già la soluzione, sarebbe comunque arrivato a quella soluzione. Questa cautela serve a evitare l'hindsight bias, l'errore di giudizio retrospettivo, poiché il rischio che un'invenzione già nota appaia ovvia solo perché se ne conosce l'esito, ricostruendo a ritroso un percorso logico che, alla data di priorità, non era affatto scontato. Un altro tassello decisivo del giudizio durante la valutazione dell’attività inventiva riguarda la distinzione tra reasonable expectation of success e mere hope of success. Quando l'esperto, muovendo dal proprio punto di partenza realistico, individua una possibile soluzione al problema tecnico, non basta che quella soluzione sia in astratto immaginabile, occorre chiedersi se l'esperto avrebbe avuto una ragionevole aspettativa che funzionasse, oppure soltanto una vaga speranza. La differenza non dipende dallo stato d'animo del singolo ricercatore, ma da un dato oggettivo: c'è ragionevole aspettativa di successo quando i dati scientifici disponibili indicano concretamente che la soluzione può produrre il risultato voluto, pur restando il margine di incertezza tipico di ogni sperimentazione; c'è invece mera speranza quando la soluzione si fonda su semplici supposizioni o su fonti tra loro contraddittorie, tanto che il risultato appare possibile ma non ragionevolmente prevedibile. Quanto più il punto di partenza è solido, tanto più l'aspettativa di successo si avvicina alla prevedibilità che esclude l'attività inventiva. Applicando gli standard di valutazione descritti al caso concreto, l'esperto avrebbe saputo, da documenti pubblicati pochi giorni prima della data di priorità, che il nuovo coronavirus era altamente omologo a uno già efficacemente trattato con il Remdesivir, concludendo quindi che quelle informazioni gli avrebbero dato una ragionevole aspettativa di successo, non una semplice speranza, e che la soluzione brevettata era dunque il frutto di un'attività di routine piuttosto che di un percorso inventivo. In definitiva, la decisione mostra come l'esito di un giudizio sull'attività inventiva dipenda da un percorso in più step: prima la definizione dell'esperto del ramo, figura astratta e priva di affiliazioni reali, poi la ricostruzione di ciò che quell'esperto avrebbe concretamente saputo e potuto dedurre alla data di priorità, senza indulgere nel senno di poi né lasciarsi condizionare da valutazioni soggettive sulle fonti scientifiche disponibili.
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