Con la sentenza del 30 luglio 2026, il Tribunale di Roma torna su uno dei temi più affrontati del diritto dei marchi cioè la possibilità di proteggere come marchio tridimensionale la forma di un packaging caratterizzato da una marcata funzione tecnica. Nel caso di specie, il giudizio riguardava la celebre confezione per yogurt a doppio scomparto. La decisione si rivela degna di interesse per il rigore con cui il Tribunale ribadisce i limiti della tutela del marchio di forma, riaffermando che il diritto dei marchi non può trasformarsi in uno strumento per ottenere un monopolio potenzialmente perpetuo su soluzioni tecniche che devono rimanere liberamente disponibili a tutti gli operatori del mercato. Il caso La società attrice sosteneva di commercializzare già dagli anni Ottanta prodotti a base di yogurt confezionati in una vaschetta bicomparto, costituita da una base quadrata suddivisa in due comparti triangolari destinati a contenere separatamente da una parte yogurt e dall’altra un ingrediente accessorio come cereali, cioccolato ecc... Secondo la prospettazione attorea, tale confezione era stata utilizzata per decenni sia per prodotti a marchio proprio sia nell'ambito della produzione private label destinata alla grande distribuzione organizzata. Nel 2019 la società convenuta aveva registrato in Italia il marchio tridimensionale n. 302019000031937 consistente proprio nella forma della doppia vaschetta e, sulla base di tale diritto, la società aveva iniziato a contestare l'utilizzo di confezioni analoghe da parte di vari operatori della GDO riforniti dall’attrice rivendicando i diritti derivanti dalla registrazione. In questo contesto si è dunque instaurata l'azione di nullità promossa dall’attrice fondata principalmente sull'assunto che la forma registrata fosse esclusivamente funzionale e, in ogni caso, priva di capacità distintiva perché già ampiamente diffusa sul mercato prima del deposito della domanda di marchio. L’impedimento alla registrazione di cui all’art. 9 lett. b) CPI: la forma necessaria per ottenere un risultato tecnico La domanda di nullità del marchio veniva proposta ai sensi dell'art. 9 lett. b) CPI, disposizione che esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente da una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico. Secondo il Tribunale, nel caso di specie, tutti gli elementi essenziali della confezione bicomparto oggetto di causa rispondono a una precisa funzione pratica, in particolare: Si tratta dunque di caratteristiche imposte dalla funzionalità del prodotto e non di scelte arbitrarie o decorative idonee a svolgere una funzione distintiva. Il Tribunale rigetta altresì le obiezioni sollevate sul punto dalla convenuta. La prima era basata sull’esistenza di configurazioni alternative ed in particolare sul fatto che, a detta della società convenuta, il medesimo risultato tecnico avrebbe potuto essere raggiunto anche mediante contenitori di forma diversa. Il Collegio respinge tuttavia tale argomento richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale la presenza sul mercato di soluzioni alternative non è sufficiente ad escludere il carattere funzionale della forma in esame. Il secondo argomento a sostegno della tesi difensiva della convenuta atteneva alla capacità distintiva acquisita attraverso l'uso cioè il c.d. “secondary meaning”. La società aveva infatti prodotto svariata documentazione relativa a volumi di vendita, investimenti pubblicitari e indagini demoscopiche volte a dimostrare che il pubblico associava la doppia vaschetta ai propri prodotti. Il Tribunale ha ritenuto tuttavia tali elementi irrilevanti sostenendo che il meccanismo di sanatoria previsto per i segni che hanno acquisito capacità distintiva per effetto dell'uso protratto nel tempo non può comunque operare quando il segno consiste esclusivamente in una forma funzionale. La mancanza di novità della forma La nullità viene inoltre fondata su un secondo motivo: il difetto del requisito della novità del marchio tridimensionale in questione. Dall'istruttoria, infatti, emergeva una lunga e tollerata coesistenza sul mercato italiano di prodotti confezionati mediante vaschette bicomparto sostanzialmente analoghe utilizzate non solo dalla convenuta ma anche da numerosi altri operatori. In questo contesto, secondo il Collegio, il consumatore non percepirebbe la forma della confezione come indicazione dell'origine imprenditoriale del prodotto ma semplicemente come una tipologia di contenitore funzionale alle caratteristiche del prodotto stesso. L'identificazione dell'impresa produttrice avverrebbe invece attraverso i marchi denominativi e figurativi apposti sulla confezione. Secondo il Tribunale, dunque, la protratta diffusione della medesima confezione sul mercato da parte di diversi operatori impedisce alla forma di assolvere la funzione essenziale del marchio cioè quella di indicare l'origine commerciale dei prodotti. Considerazioni conclusive La sentenza del Tribunale di Roma costituisce dunque l’ennesima concreta riaffermazione dei principi che governano i marchi di forma. Il Collegio ribadisce in particolare che la tutela conferita dall’ordinamento al marchio non può essere utilizzata per sottrarre alla libera disponibilità del mercato soluzioni tecniche ormai divenute patrimonio comune del settore. La decisione conferma altresì che il successo commerciale di un prodotto e l'associazione instaurata nella mente dei consumatori non possono superare il divieto assoluto di registrazione previsto per le forme funzionali. In presenza di una configurazione necessaria al conseguimento di un risultato tecnico, l'interesse generale alla libera concorrenza deve prevalere sull'interesse del singolo operatore a conservare un'esclusiva sulla forma del prodotto o del packaging. In quest'ottica, la pronuncia si inserisce dunque coerentemente nel consolidato orientamento nazionale ed europeo volto a evitare forme di monopolizzazione permanente delle soluzioni tecniche mediante la registrazione di marchi.
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