Per molti anni il contenzioso brevettuale in Cina è stato caratterizzato da un'apparente contraddizione: se da un lato il numero delle azioni per violazione di brevetto cresceva costantemente, dall'altro i risarcimenti riconosciuti dai tribunali rimanevano generalmente modesti e spesso incapaci di riflettere il reale valore economico della tecnologia oggetto di tutela. Negli ultimi anni questo scenario è profondamente cambiato. Le decisioni della Intellectual Property Court della Supreme People's Court (SPC IP Court) dimostrano un trend in crescita nella quantificazione dei risarcimenti, in alcuni casi superiori ai 100 milioni di RMB. Non si tratta di episodi isolati, bensì dell'espressione di un'evoluzione giurisprudenziale che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla ricostruzione concreta del danno subito dal titolare del brevetto. La normativa cinese stabilisce un preciso ordine gerarchico dei criteri usati per la quantificazione del danno: Solo quando tali criteri non risultino concretamente applicabili è possibile ricorrere ai cd. danni statutari (statutory damages), ossia un importo forfettario che il giudice determina discrezionalmente entro una forbice fissata dalla legge (attualmente fra 30.000 e 5 milioni di RMB), tenendo conto della natura del brevetto e della gravità della violazione. A questi criteri si affianca, per le violazioni intenzionali connotate da circostanze gravi, la possibilità di applicare danni punitivi, che consentono al giudice di moltiplicare l'importo base da una a cinque volte. Il ricorso a tale meccanismo presuppone tuttavia che la base di calcolo sia stata determinata secondo uno dei primi tre criteri sopra indicati. Invece, i danni statutari, avendo natura forfettaria, non possono essere utilizzati come base per il moltiplicatore punitivo. Le decisioni della SPC dimostrano come i tribunali siano oggi sempre meno inclini a utilizzare automaticamente la soluzione dei danni statutari, privilegiando invece criteri di calcolo maggiormente aderenti alla reale dimensione economica della violazione. Il principale ostacolo: l'assenza della discovery Una delle peculiarità del processo civile cinese consiste nell'assenza di un sistema di discovery. Il titolare del brevetto non può infatti ottenere automaticamente dal convenuto documentazione contabile, registri delle vendite, dati sulla produzione o altre informazioni interne necessarie per quantificare il danno. Questa limitazione ha rappresentato per lungo tempo uno dei principali fattori che impedivano il riconoscimento di risarcimenti significativi. Senza dati sulle vendite o sui profitti realizzati dall'autore della violazione, il giudice era spesso costretto a ricorrere ai danni statutari, normalmente inferiori rispetto al pregiudizio economico effettivamente subito. La recente giurisprudenza della SPC mostra tuttavia come tale limite possa essere superato attraverso un'attenta pianificazione dell'attività istruttoria. La prova del danno L'analisi delle principali decisioni della SPC evidenzia che i procedimenti di maggior successo non si limitano a dimostrare la sussistenza della contraffazione, ma dedicano particolare attenzione alla raccolta di elementi idonei a ricostruire il volume dell'attività illecita. In altre parole, la strategia processuale si sviluppa lungo due direttrici parallele: da un lato l'accertamento tecnico della violazione del brevetto e, dall'altro, la dimostrazione dell'impatto economico dell'illecito. Proprio quest'ultimo profilo rappresenta oggi l'elemento determinante nella quantificazione del risarcimento. L'esperienza della SPC evidenzia come le prove maggiormente valorizzate siano quelle provenienti da fonti indipendenti rispetto alle parti. Tra queste assumono particolare rilievo: Queste informazioni consentono al giudice di ricostruire il volume delle vendite, la durata dell'attività contraffattiva e, in molti casi, anche i margini economici realizzati dall'autore della violazione. Di particolare interesse è inoltre l'utilizzo coordinato di molteplici fonti commerciali. Le decisioni più recenti dimostrano infatti che la raccolta di prove (con relativa notarizzazione) attraverso diversi canali di vendita, online e offline, permette di rappresentare con maggiore attendibilità l'effettiva diffusione dei prodotti contraffatti. L'ostruzione probatoria come strumento di riequilibrio Pur in assenza della discovery, l'ordinamento cinese mette a disposizione uno strumento processuale che sta assumendo un'importanza crescente: il principio della cosiddetta evidence obstruction. Si tratta di un meccanismo che opera solo su impulso di parte: il giudice non dispone d'ufficio l'esibizione della documentazione, ma vi provvede unicamente se il titolare del brevetto ne fa richiesta, supportandola con elementi che rendano verosimile l'esistenza e l'entità della violazione. Qualora il giudice ordini al convenuto di produrre documentazione contabile o commerciale e quest'ultimo si rifiuti senza giustificazione, oppure produca documentazione incompleta o inattendibile, il tribunale può trarre conseguenze sfavorevoli nei suoi confronti. Non si tratta di un meccanismo automatico. Affinché tale principio trovi applicazione, il titolare del brevetto deve comunque aver previamente fornito elementi oggettivi idonei a dimostrare, almeno in via preliminare, la probabile entità della violazione. La giurisprudenza recente mostra che, una volta soddisfatto questo requisito, la mancata collaborazione del convenuto può incidere significativamente sulla determinazione del risarcimento. Alcune indicazioni operative per le imprese L'orientamento della Suprema Corte cinese offre alcune indicazioni particolarmente utili per le imprese straniere che intendano far valere brevetti in Cina. In primo luogo, la raccolta delle prove dovrebbe iniziare ben prima dell'instaurazione del giudizio, mediante l'acquisizione di documentazione proveniente da fonti pubbliche e amministrative. È inoltre opportuno monitorare sistematicamente le comunicazioni societarie del potenziale contraffattore, effettuare acquisti notarili attraverso differenti canali distributivi e conservare ogni documentazione contrattuale idonea a dimostrare il valore commerciale della tecnologia brevettata. Infine, una volta instaurato il giudizio, risulta fondamentale richiedere tempestivamente l'ordine di esibizione della documentazione contabile e vigilare attentamente sull'effettivo adempimento da parte del convenuto. Considerazioni conclusive L'evoluzione della giurisprudenza della SPC conferma che il sistema cinese di tutela brevettuale sta progressivamente abbandonando l'immagine di un ordinamento caratterizzato da risarcimenti simbolici. L'assenza di una vera discovery continua certamente a rappresentare una differenza significativa; tuttavia, la combinazione tra un articolato impianto probatorio, il crescente utilizzo di prove provenienti da fonti pubbliche e il ricorso alle regole sull'ostruzione probatoria consente oggi ai titolari dei brevetti di ottenere risarcimenti significativamente più elevati rispetto al passato. Per le imprese che operano sul mercato cinese, il messaggio è chiaro: il successo di un'azione per contraffazione non dipende più soltanto dalla capacità di dimostrare la violazione del brevetto, ma soprattutto dalla preparazione di una strategia probatoria costruita fin dalle fasi precedenti all'avvio del contenzioso.
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