Esaurimento del marchio e cessazione del rapporto di distribuzione: diritti e limiti dell’ex distributore

L’ordinanza del Tribunale di Milano del 3 aprile 2026 offre spunti di particolare interesse in materia di esaurimento del marchio e rapporti con ex distributori sotto un duplice profilo: da un lato, la delimitazione dei diritti dell’ex distributore nella rivendita del magazzino residuo dei prodotti acquistati nel corso della distribuzione e nell’uso del marchio a fini informativi; dall’altro, l’individuazione dei limiti entro cui tali condotte possono dirsi lecite, alla luce del divieto di comportamenti idonei a generare confusione circa l’esistenza di un collegamento economico attuale con il titolare del segno.

La vicenda trae origine dalla cessazione di un contratto di distribuzione relativo a dispositivi estetici, nell’ambito del quale la concedente aveva affidato alla ricorrente la commercializzazione dei propri prodotti sul territorio italiano, mentre quest’ultima si era impegnata a non trattare prodotti concorrenti. A seguito della risoluzione del rapporto, l’ex distributore ha contestato la legittimità del recesso, deducendo un abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. n. 192/1998 e lamentando, altresì, condotte denigratorie poste in essere dalla controparte, chiedendo la concessione di misure cautelari. Le resistenti, per contro, hanno censurato la prosecuzione, da parte dell’ex distributore, dell’uso del marchio e di comunicazioni idonee a far ritenere ancora in essere il rapporto. Il giudizio si è pertanto concentrato, da un lato, sulla legittimità della cessazione del rapporto e, dall’altro, sui limiti di utilizzo del marchio e sulla liceità delle condotte tenute dalle parti nella fase successiva alla risoluzione.

Dal punto di vista civilistico, il Giudice ha escluso l’illegittimità del recesso, valorizzando tanto la disciplina contrattuale, che prevedeva ipotesi di risoluzione e facoltà di recesso, quanto la condotta inadempiente del distributore, caratterizzata da reiterati ritardi nei pagamenti.

Nell’ordinanza, viene inoltre chiarito che, nel caso di specie, difettava un vincolo di esclusiva, essendo il contratto qualificato espressamente come non esclusivo. Il passaggio è rilevante perché incide direttamente anche sulla successiva valutazione delle condotte post-contrattuali: l’assenza di esclusiva riduce l’aspettativa giuridica di continuità del rapporto e indebolisce la posizione del distributore.

Tuttavia, il nucleo più interessante dell’ordinanza riguarda l’applicazione del principio di esaurimento. Ai sensi dell’art. 5 CPI, il diritto di marchio si esaurisce quando i prodotti contrassegnati siano stati immessi in commercio nel territorio dello Spazio economico europeo dal titolare del marchio stesso o con il suo consenso, con la conseguenza che il titolare non può opporsi alla loro successiva commercializzazione. Restano tuttavia preclusi gli usi del marchio che siano idonei a ledere la funzione distintiva o a far ritenere sussistente un collegamento economico con il titolare.

Il Tribunale riconosce espressamente che l’ex distributore ha diritto di rivendere i prodotti legittimamente acquistati al fine di smaltire il magazzino residuo e di utilizzare il marchio al solo fine di informare il pubblico circa la loro ulteriore commercializzazione. Sul punto, il Giudice fa espresso richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare alle note decisioni in materia BMW, Dior e Portakabin, ribadendo che tale uso è legittimo in quanto funzionale all’obiettivo dell’esaurimento, ossia alla libera circolazione dei prodotti già immessi sul mercato con il consenso del titolare.

Di particolare rilievo è poi l’interpretazione della clausola contrattuale che vietava l’uso del marchio dopo la cessazione del rapporto secondo cui l’ex distributore non avrebbe avuto la possibilità di rivendere lecitamente sul mercato i prodotti acquistati durante il rapporto di distribuzione e, a fronte del recesso del concedente, si sarebbe ritrovato improvvisamente nell’impossibilità di smaltire il magazzino. Il Giudice sostiene che tale clausola deve essere interpretata in modo conforme al diritto europeo, limitandone la portata ai soli usi sleali e non già a qualsiasi utilizzazione del segno. In questo senso, il contratto non può incidere oltre misura sugli effetti del principio di esaurimento, senza entrare in contrasto con la disciplina europea.

Il punto di equilibrio è individuato, dunque, nel divieto di comunicazioni idonee a far credere che sussista ancora un rapporto tra l’ex distributore e il titolare del marchio.

Il Tribunale ribadisce che il titolare può legittimamente opporsi all’uso del segno quando l’attività del rivenditore suggerisce l’esistenza di un collegamento economico attuale o induce il pubblico a ritenere che il rivenditore appartenga alla rete ufficiale.

Nel caso concreto, tale limite risulta violato dall’ex distributore, che continuava a presentarsi come distributore ufficiale e a utilizzare segni idonei a mantenere l’associazione con il brand. Da qui l’accoglimento delle domande riconvenzionali volte a inibire ogni comunicazione confusoria e a imporre la cessazione dell’uso del segno in forma decettiva.

Specularmente, l’ordinanza censura anche la condotta del titolare del marchio, che aveva diffuso comunicazioni volte a negare in radice il diritto dell’ex distributore di utilizzare il marchio e, addirittura, a insinuare la commercializzazione di prodotti contraffatti. Secondo il Tribunale, tali dichiarazioni eccedono i limiti della legittima difesa e integrano atti di concorrenza sleale denigratoria, in quanto inesatte sotto il profilo giuridico e idonee a ledere la reputazione commerciale del concorrente.

L’ordinanza adotta un approccio equilibrato, tutelando da un lato il diritto dell’ex distributore a rivendere i prodotti e utilizzare il marchio nei limiti dell’esaurimento, e dall’altro inibendo le condotte confusorie e le comunicazioni denigratorie del titolare del marchio.

Ne emerge un principio chiaro: il principio di esaurimento legittima la rivendita dei prodotti e l’uso del marchio a soli fini informativi, ma non consente utilizzi idonei a far apparire sussistente un collegamento economico tra rivenditore e titolare del marchio.