I marchi toponimi e la registrazione da parte degli enti pubblici locali

Il termine “toponimo”, derivante dal greco antico – τόπος, tòpos, “luogo” e ὄνομα, ònoma – con il significato di “nome”, assume nel moderno diritto industriale un significato e delle implicazioni ben più complesse di una semplice indicazione cartografica.

Secondo la Cassazione il marchio toponimo, o geografico che dir si voglia, è “quel marchio che opera il riferimento a una specifica località mediante il nome geografico, che, almeno di regola, non ha una capacità distintiva proprio perché descrive semplicemente la provenienza geografica del prodotto o del servizio di riferimento” (v. Sez. I, Ord., 04/10/2021, n. 26872).

I limiti alla registrabilità, e dunque alla protezione, di un marchio toponimo si rinvengono nell’art. 13 CPI il quale, vietando la registrazione di segni privi di carattere distintivo, stabilisce che non può essere registrato un marchio che consista esclusivamente in segni che servano a indicare la provenienza geografica di un prodotto o servizio, se tali segni non possiedono carattere distintivo ma si limitano ad indicare la località di origine del prodotto e/o servizio.

A livello letterale la norma pare prestarsi ad un’interpretazione piuttosto stringente ovverosia un’esclusione tout court della registrazione di un segno indicativo della provenienza geografica. Tuttavia, nella prassi, si è consolidata una diversa interpretazione dell’impedimento in esame, per cui sono esclusi dalla registrazione solo i segni che possano essere percepiti dai consumatori come denominazione di origine e non anche come nome di fantasia cioè quei segni che possano considerarsi generici in relazione agli specifici prodotti o servizi per i quali è richiesto il marchio. In altre parole, qualora un nome geografico sia percepito dai consumatori come indicazione di origine, esso deve essere liberamente utilizzabile da tutti gli operatori presenti nel territorio di riferimento. Se, invece, il toponimo è caratterizzato da una notorietà limitata e risulta sconosciuto al pubblico come località fisica o, ancora, il legame tra il prodotto e il luogo è debole, tale denominazione perde la sua valenza descrittiva per acquisire quella distintiva. Al verificarsi di tali circostanze, il toponimo cessa quindi di rappresentare un elemento geografico di per sé e si trasforma in un marchio di fantasia.

La ratio della norma si può facilmente individuare nella tutela della libera concorrenza al fine di evitare che un nome geografico, privo di capacità distintiva e ritenuto di patrimonio comune, possa essere concesso in uso in via esclusiva ad un solo soggetto.

L’articolo 19 comma 3 CPI specifica che non è solo l’imprenditore ad essere legittimato a ottenere la registrazione di un marchio d’impresa in quanto tale legittimazione investe anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La registrazione di un marchio toponimo offre ai comuni, e agli altri enti locali, il diritto esclusivo di controllare l’uso commerciale del proprio nome, prevenire danni all’immagine e alla reputazione del territorio, impedire associazioni con prodotti non conformi agli standard desiderati e gestire licenze per collaborazioni commerciali o iniziative di marketing locale.

Sempre più diffusa risulta infatti essere la registrazione dei propri marchi toponimi da parte delle amministrazioni locali e, in relazione a tale tipo di registrazione, non sono mancate delle interessanti vicende giudiziali che hanno coinvolto, tra i molti, ad esempio, i Comuni di Milano, Gorgonzola, Asolo e Valtournenche. Tale casistica ha portato alla luce diverse sfumature e diversi problemi in relazione alla proteggibilità del marchio geografico, ne vediamo di seguito alcune.

Un primo esempio di registrazione di un marchio toponimo da parte di un comune italiano attiene al marchio “Asolo”, richiesto dall’omonimo Comune trevigiano, il quale ha incontrato alcune problematiche nell’ottenere, tra i vari prodotti e servizi richiesti, la registrazione comunitaria del proprio toponimo per la classe merceologica 33, cioè quella inerente al prodotto vino, in quanto secondo l’EUIPO il marchio in questione sarebbe risultato evocativo della denominazione d’origine protetta “Asolo – Prosecco e Colli Asolani – Prosecco”. Il marchio “Asolo” è stato tuttavia infine concesso al Comune per tutti gli altri prodotti e servizi richiesti con la domanda.

Non ha avuto altrettanta fortuna, invece, il Comune di Gorgonzola. Degna di menzione è infatti la battaglia giudiziale tra il Consorzio Gorgonzola, con sede nel novarese, e il Comune di Gorgonzola il quale si è visto inibito l’utilizzo del proprio nome per un prodotto agroalimentare. Nel caso di specie, il motivo del contendere è stato relativo alla c.d. denominazione comunale “De.Co” con cui il Comune di Gorgonzola aveva deciso di fregiare il prodotto “Stracchino di Gorgonzola”. Tale qualifica non è stata, tuttavia, vista di buon occhio dal Consorzio titolare della DOP sul famoso formaggio erborinato. Il Tribunale di Milano si è pronunciato in due gradi di giudizio con una decisione netta: il formaggio Gorgonzola DOP non coincide con quello prodotto a Gorgonzola e il Comune milanese non è dunque autorizzarlo a contraddistinguere la propria produzione casearia con un nome che porterebbe ad un agganciamento parassitario rispetto alla rinomanza del Consorzio, generando confusione o evocazione illecita nel consumatore. Alla luce di ciò, il Comune e l’azienda agricola coinvolta sono stati sanzionati con il ritiro dal commercio del prodotto

Molto di recente, è intervenuto sul tema del marchio toponimo il Tribunale di Torino il quale, con la sentenza del 5 marzo 2026, ha invece riconosciuto la tutela dei marchi toponimi “Cervinia” e “Breuil-Cervinia” al comune di valdostano Valtournenche, l’ente territoriali che ingloba le suddette frazioni note al pubblico come ambite località turistiche per sciatori ed escursionisti.

Il caso ha avuto origine dalla registrazione, da parte di un soggetto terzo, dei marchi denominativi corrispondenti ai toponimi “Cervinia” e “Breuil-Cervinia”. In tale contesto, il Comune ha agito per ottenere la nullità delle registrazioni sostenendo, a tal fine, la violazione dell’articolo 8 comma 3 CPI e dell’articolo 13 comma 1 lett. b) CPI.

Anzitutto, il Tribunale ha individuato nell’ente territoriale (nel caso di specie, il Comune di Valtournenche) il solo soggetto avente diritto ad autorizzare l’uso dei toponimi in esame, in quanto titolare del legame storico e territoriale con tali denominazioni. In particolare, è stato affermato che la tutela prevista dall’art. 8 comma 3 CPI, non si limita alla denominazione ufficiale dell’ente ma si deve estendere altresì alle frazioni o località interne, purché queste siano inequivocabilmente identificative e notoriamente associate ad un determinato territorio. Il Giudice, in replica alle contestazioni di parte convenuta sulle varie modifiche di denominazione delle frazioni in esame, ha escluso che eventuali modifiche della denominazione ufficiale possano legittimare la registrazione dei toponimi da parte di terzi sancendo che il diritto dell’ente pubblico a disporre di tali denominazioni permane indipendentemente da vicende formali inerenti alla toponomastica.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha dunque concluso per la violazione dell’articolo 8 comma 3 CPI sostenendo che i marchi in esame fossero stati registrati dalla parte convenuta al fine di sfruttare commercialmente il valore suggestivo dei nomi delle note località montane e ne ha dichiarato, dunque, la nullità. Il giudice ha osservato, infine, che i segni in questione risultassero altresì privi di capacità distintiva ai sensi dell’articolo 13 comma 1 lett. b) CPI in quanto strettamente collegati alla provenienza geografica dei servizi o prodotti contraddistinti.

La casistica menzionata fa emergere chiaramente una tendenza a conferire all’ente pubblico la legittimazione esclusiva a presidiare il patrimonio collettivo dell’ente stesso consistente altresì nella denominazione e allo sfruttamento commerciale della stessa. Vi è comunque la necessità di garantire che tale prassi non sfoci in un vincolo eccessivo alla libera iniziativa degli altri operatori economici. In questa prospettiva, la tutela dei marchi toponimi dovrebbe essere messa in atto in modo tale da preservare la concorrenza e, insieme, valorizzare coerentemente la reputazione territoriale.