UPC o Giudice nazionale: il ruolo chiave dell’opt-out

La decisione del Tribunale di Venezia del 12 novembre 2025 (R.G. 10432/2024) affronta la questione della sussistenza della competenza giurisdizionale in una controversia avente ad oggetto l’accertamento della contraffazione di un brevetto europeo, con specifico riferimento all’alternativa tra la competenza del giudice nazionale e quella del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC), ai sensi dell’art. 83 dell’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (Accordo del Consiglio UE 2013/C 175/01).

In via generale, le controversie in materia di brevetti europei con effetto unitario rientrano, secondo il disposto dell’art. 32 dell’Accordo, nella competenza dell’UPC. Tale previsione costituisce la regola del sistema, mentre l’art. 83 introduce un’eccezione, prevedendo un periodo transitorio durante il quale può configurarsi una competenza concorrente tra UPC e giudici nazionali.

Con l’entrata in vigore del Tribunale Unificato dei Brevetti, il 1° giugno 2023, tutti i brevetti europei concessi e le domande di brevetto europeo sono automaticamente assoggettati alla giurisdizione dell’UPC con la conseguenza che le sentenze emesse dall’UPC saranno valide in tutti i Paesi aderenti al sistema del Brevetto Unitario. Tale assoggettamento opera salvo che il titolare del brevetto eserciti la facoltà di escludere la giurisdizione dell’UPC mediante la procedura di opt-out prevista dall’art. 83 dell’Accordo.

Infatti, la suddetta norma, al primo comma, prevede che, per un periodo transitorio di sette anni – il c.d. sunrise period – dall’entrata in vigore dell’Accordo, il titolare può decidere di proporre agli organi giurisdizionali nazionali un’azione brevettuale concernente un titolo brevettuale UE. Il successivo terzo comma stabilisce poi che il titolare possa rinunciare alla competenza esclusiva dell’UPC, purché non sia già stata proposta un’azione dinanzi al Tribunale Unificato: in tale ipotesi, infatti, la competenza si radica in modo esclusivo in capo all’UPC, precludendo l’esercizio dell’opt-out. Al fine di rendere valida la sua rinuncia, il titolare deve notificare tale decisione alla cancelleria al più tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. La rinuncia, poi, ha effetto all’atto dell’iscrizione del registro.

Sul punto, il giudice veneziano chiarisce che la previsione di una competenza “concorrente” nel periodo transitorio non può essere intesa nel senso di attribuire al titolare del brevetto una facoltà di scelta, caso per caso, del giudice cui adire. Un’interpretazione di tal genere introdurrebbe, infatti, evidenti profili di incertezza applicativa: da un lato, a danno dei potenziali convenuti, esposti a una scelta rimessa all’arbitrio del titolare; dall’altro, a danno dei soggetti che intendano promuovere un’azione nei confronti di quest’ultimo in materia di brevetto europeo.

Nel caso deciso dal Tribunale di Venezia, il titolare del brevetto europeo non aveva esercitato alcuna rinuncia formale alla competenza dell’UPC. Ne consegue pertanto che la competenza doveva ritenersi radicata in via esclusiva in capo al Tribunale Unificato dei Brevetti.

Coerentemente con tale conclusione, il giudice ha poi richiamato il Regolamento (UE) n. 1215/2012 in materia di competenza giurisdizionale e la Convenzione di Lugano del 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. In particolare, l’art. 27 del Regolamento prevede che il giudice di uno Stato membro, investito di una controversia rientrante nella competenza esclusiva di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, debba dichiarare d’ufficio la propria incompetenza. Analoga regola è contenuta nell’art. 25 della Convenzione di Lugano, che impone il rilievo officioso dell’incompetenza in favore del giudice munito di competenza esclusiva, individuato, nel caso di specie, nell’UPC. Il rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione trova, inoltre, fondamento nell’art. 11 della l. 218/1995, n. 218, qualora la giurisdizione italiana sia esclusa da una norma internazionale.

Da ciò discende che, in assenza di un’espressa e formale rinuncia alla competenza dell’UPC, resa opponibile ai terzi mediante l’iscrizione nel registro del Tribunale Unificato, le controversie aventi ad oggetto brevetti europei devono essere proposte esclusivamente dinanzi all’UPC. Diversamente, solo in presenza di un valido esercizio dell’opt-out, il brevetto europeo può essere fatto valere o contestato unicamente davanti ai tribunali nazionali.

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Venezia ha concluso dichiarando, con riferimento al brevetto europeo oggetto di causa, la carenza di competenza del giudice nazionale e della relativa sezione specializzata, in favore del Tribunale Unificato dei Brevetti.