La limitazione del brevetto: i poteri del Giudice e la dichiarazione di nullità parziale

Una recente decisione della Corte d’appello di Bologna, emessa lo scorso 15.12.2025 a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, torna ad occuparsi del delicato tema della riformulazione delle rivendicazioni in corso di causa. La questione ha una importanza centrale nelle strategie di patent litigation, soprattutto in quelle che coinvolgono questioni complesse che intrecciano l’accertamento della contraffazione e gli – spesso stretti – limiti di validità del trovato brevettato.

Come è noto, la concessione del brevetto da parte dell’Ufficio competente – sia esso l’EPO o l’UIBM – comporta una “cristallizzazione” della portata della protezione, che si traduce in una immodificabilità, in senso ampliativo, delle rivendicazioni.

Accade spesso, tuttavia, che in fase contenziosa – specialmente durante la CTU – emergano nuovi documenti di arte nota non esaminati dagli Uffici, astrattamente in grado di privare il brevetto dei requisiti di validità. Se il titolare non pone rimedio, il rischio è quello di vedersi revocato il brevetto da parte della sentenza che si pronuncerà al termine del processo.

La legge italiana (art. 79 CPI) prevede una serie di possibilità di cui il titolare può avvalersi per evitare che il brevetto venga dichiarato nullo dal Giudice, in tutto o in parte: può formulare sia domanda di conversione, che, se accolta, consente di trasformare un brevetto in modello di utilità (dalla durata minore), e può avvalersi della possibilità di riformulare le rivendicazioni in corso di causa. Entrambe le facoltà possono essere esercitate in due modi alternativi: o presentando istanza presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, oppure formulando una apposita domanda al Giudice. La legge, sotto quest’ultimo aspetto, è notevolmente favorevole al titolare, che può aspettare l’esito della CTU per valutare se e come muoversi. In entrambi i casi, infatti, sia la domanda di conversione che quella di riformulazione possono essere proposte in ogni stato e grado del processo, in deroga agli stretti limiti del diritto processuale ordinario. La Cassazione è intervenuta, a fine 2023, per puntellare il principio, stabilendo come solo controlimite la buona fede processuale e confermando l’udienza di precisazione delle conclusioni (in primo e secondo grado) come termine di decadenza “interna” al processo.

Rimane invece esclusa la possibilità di formulare richieste c.d. ausiliarie, cioè subordinate l’una all’accoglimento dell’altra, come invece il titolare è abilitato a fare in altre giurisdizioni – inclusa quella del Tribunale Unificato dei Brevetti – come pure davanti all’Ufficio Europeo dei Brevetti.

Pertanto, purché la nuova riformulazione rimanga entro i limiti della domanda iniziale e siano rispettati i requisiti di validità – compresa la sufficiente descrizione – il titolare è libero di limitare il brevetto come meglio crede, ovverosia accorpando tra loro le rivendicazioni, oppure inserendo nelle stesse parti di quelle originarie o delle caratteristiche prese dalla descrizione.

Questo però non limita il potere del Giudice della validità di ritenere esistente materia brevettabile anche solo in alcune rivendicazioni o in parti di esse, a prescindere dalla presentazione di una istanza di limitazione.

La Corte d’appello di Bologna è intervenuta proprio su questo aspetto ribadendo che, nel caso di nullità parziale, il Giudice non introduce un nuovo assetto della protezione brevettuale, ma si limita a espungere dall’originario titolo quelle rivendicazioni o porzioni di esse che risultano invalide, lasciando in vita la protezione residua che risulta conforme ai requisiti di brevettabilità.

È vero che, in via generale, la declaratoria di nullità della rivendicazione principale comporta anche la nullità delle rivendicazioni dipendenti che da essa traggono esclusivamente fondamento, in quanto prive di autonoma consistenza tecnica; tuttavia, chiosa la Corte, tale principio non può essere applicato in modo automatico e indiscriminato, dovendo verificarsi, caso per caso, se la combinazione risultante dalle rivendicazioni dipendenti sia in grado di esprimere un contenuto tecnico autonomo, distinto e ulteriormente qualificante rispetto alla rivendicazione principale.