Tra marchio patronimico e diritto al nome: il caso Lamborghini

Il rapporto tra marchio patronimico e diritto al nome rappresenta un nodo complesso nel sistema del diritto industriale, in particolare in quello dei segni distintivi, in cui si intrecciano esigenze di tutela della personalità individuale ed interessi economici legati all’identificazione del prodotto sul mercato.

Il marchio patronimico è quel marchio formato dal nome e cognome, o da solo cognome, di una persona fisica; il diritto al nome fa parte invece dei diritti della personalità, e per questo fondamentali, disciplinato dall’art. 6 del Codice civile.

Con riferimento al rapporto, o per certi versi conflitto, tra marchio patronimico e diritto al nome, nell’attuale disciplina  di cui agli art. 21 e art. 22 del Codice della proprietà industriale (CPI), si è ormai consolidato il passaggio da un regime di esclusività piena a favore del pre-adottante (che non lasciava spazio alcuno all’uso del patronimico da parte del post-adottante omonimo) ad un regime di esclusività limitata in quanto oggi l’uso del patronimico da parte del post-adottante deve essere ritenuto lecito e conforme alla correttezza professionale qualora sia necessario e veritiero, quindi se accompagnato da altre espressioni di fantasia o comunque distintive e se non ha, nell’ambito dell’economia del segno, una evidenziazione maggiore degli altri elementi. In altri termini, l’utilizzo è lecito “se non avviene in funzione di marchio ovvero se non realizza alcun tipo di sfruttamento parassitario dell’altrui segno commerciale” (cfr. ex multiis, Cassazione civile sez. I, 28/02/2006, n. 4405).

Sovente la giurisprudenza ha precisato che, in ipotesi di conflitto, il diritto al nome subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/02/2015, n.3806): in particolare la Cassazione ha espressamente affermato che “un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico e validamente registrato come marchio denominativo […] non può essere di regola adottato, in settori merceologici identici o affini, come marchio (oltre che come denominazione sociale), salvo il suo impiego limitato secondo il principio di correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione, prima, e di notorietà, poi” (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/05/2016, n. 10826).

In ordine alle modalità concrete di uso del proprio nome come marchio, esso sarà dunque lecito se non ha, nell’ambito della sua complessiva economia, una evidenziazione maggiore di altri elementi che devono dunque avere capacità differenzianti sufficienti e destinate a prevalere nell’apprezzamento del pubblico.

Il tema, oggetto di diversi casi giurisprudenziali, si è posto anche nella recente vicenda che ha coinvolto la società Automobili Lamborghini S.p.A. e la nota popstar Elettra Lamborghini. L’iter giudiziario – iniziato dinnanzi l’UIBM[1] con un rigetto della domanda di marchio denominativo “Elettra Lamborghini” e proseguito dinnanzi la Commissione dei Ricorsi, la quale ha ribaltato la situazione considerando registrabile il marchio – è approdato in Cassazione ove la nota Casa automobilistica (da decenni non più controllata dalla famiglia Lamborghini) ha deciso di ricorrere contro la decisione della Commissione.

Entrando nei dettagli, l’UIBM aveva in prima battuta accolto l’opposizione promossa da Automobili Lamborghini sostenendo che, godendo il marchio anteriore di notorietà e sussistendo somiglianza tra la domanda di marchio e il segno anteriore, l’uso del segno richiesto sarebbe stato suscettibile di trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio anteriore.

Successivamente la Commissione dei Ricorsi (con la Sentenza n. 29/24), ribaltando le conclusioni dell’Ufficio, aveva reputato la domanda di marchio “Elettra Lamborghini” registrabile sulla base dell’art. 8.3 CPI. In particolare, veniva osservato che la tutela ultra-merceologica riconosciuta ai marchi celebri non è tout court ma soggiace anch’essa a delle condizioni, tra cui la sussistenza di un giusto motivo e di un indebito vantaggio. Proprio sulla base del terzo comma dell’art. 8 CPI la ricorrente avrebbe, secondo la Commissione, beneficiato della tutela rafforzata che deve essere garantita al titolare del nome che sia divenuto notorio al di fuori dell’attività di impresa in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo. Solo tale soggetto, in questo caso Elettra Lamborghini, beneficerebbe della “scriminante” del giusto motivo e potrebbe dunque procedere alla registrazione del proprio nome come marchio.

Lo scorso giugno la Cassazione (con l’Ordinanza n. 2586 del 19 giugno 2025) si pronunciava sul ricorso proposto dalla Casa automobilistica contro la decisione emessa dalla Commissione ribaltandone – nuovamente – il risultato. La Corte, tra le altre cose, si è soffermata sulle nozioni di indebito vantaggio e di giusto motivo sancendo due principi di diritto: con il primo il fatto che l’indebito vantaggio dal carattere distintivo del marchio anteriore in capo al richiedente il marchio successivo è tanto più forte quanto più vi è evocazione da parte del segno posteriore; con il secondo, escludendo la sussistenza del giusto motivo poiché, secondo i Giudici di legittimità, la mera circostanza che il marchio successivo corrisponda al nome della richiedente divenuta famosa in campo artistico sarebbe irrilevante[2] e specificando altresì che la ratio dell’art. 8 co. 3 CPI non è quella di regolare i conflitti con marchi già oggetto di registrazione.

La Cassazione ha invece rilevato mancante l’accertamento in ordine al rischio di pregiudizio (parassitismo, free-riding o diluizione) al carattere distintivo o alla rinomanza dei marchi anteriori. Sarà ora compito della Commissione dei ricorsi, che verrà incaricata di riesaminare il caso, decidere quale sarà la sorte di questa avvincente vicenda giudiziale.

[1] Automobili Lamborghini aveva presentato opposizione (n. 652019000165075) avverso la domanda di marchio denominativo “Elettra Lamborghini” depositata dalla cantante nonché nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della Casa automobilistica.

[2] La Corte ha infatti sancito espressamente la non pertinenza dell’argomento sollevato dalla difesa della cantante riguardante l’acquisita notorietà civile del personaggio pubblico Elettra Lamborghini ai fini di escludere l’illecito vantaggio.