Il risarcimento del danno da violazione del know-how

Il know-how è a tutti gli effetti un bene in senso economico-giuridico, ascrivibile alla categoria dei beni immateriali, la sua perdita e soprattutto la perdita della sua essenza, ovverosia quella segretezza pregiudicata dalla condotta illecita del terzo, genera inevitabilmente un pregiudizio patrimoniale immediatamente correlato alla privazione della posizione di esclusività garantita dall’ordinamento alle informazioni riservate di cui agli artt. 98-99 CPI.

Quando si tratta di informazioni riservate, la tipologia di danno che si configura più frequentemente è proprio quella direttamente correlata alla perdita di esclusività che si manifesta nella perdita della possibilità di mantenere in tutto o in parte il know-how, di trasferirlo a terzi percependo un guadagno, come pure la possibilità di impiegarlo direttamente nei processi introduttivi.

Per quanto riguarda il c.d. danno emergente sofferto da una “fuga” di informazioni riservate, esso può coincidere, ad esempio, con i costi di ricerca e sviluppo negli anni sostenuti dall’impresa per la creazione del complesso di informazioni segrete abusivamente sottratte. Tale spesa, cioè quell’investimentoidoneo a generare un “plus valore”, per effetto della sottrazione non può più dare i suoi frutti in quanto viene meno la segretezza e tali investimenti vengono vanificati.

Il lucro cessante deve invece essere necessariamente stimato in ottica prospettica.

Trova applicazione l’art. 125 CPI, il cui primo comma sancisce che la liquidazione del risarcimento abbia luogo secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto.

Va quindi indagato, ad esempio, il mancato guadagnosofferto dal titolare in ragione dell’illecita commercializzazione di prodotti che si pongono in diretta concorrenza da parte dell’impresa che beneficia della sottrazione delle informazioni riservate. Il che si concretizza in una vera e propria erosione della quota di mercato prima detenuta dall’impresa che ha subito il danno. La prova del nesso causale tra illecito impiego delle informazioni riservate si può rinvenire nella contrazione del fatturato, nella sostituibilità dei prodotti e nell’incremento di vendite realizzate dal terzo nel periodo immediatamente successivo alla sottrazione delle informazioni riservate.

Vi è poi la domanda di retroversione degli utili realizzati dalla vendita dei prodotti che impiegano il know-how abusivamente sottratto, secondo quanto previsto dall’art. 125 terzo comma CPI. La norma prevede infatti che il titolare del diritto leso può “in ogni caso” chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.

Si tratta di un diritto che sorge in capo al titolare a prescindere dalla ricorrenza di un effettivo pregiudizio derivante dalla violazione del diritto di proprietà industriale, bastando il mero accertamento della sussistenza della violazione e di un arricchimento del contraffattore causalmente ascrivibile all’usurpazione della privativa altrui. La retrocessione di tutti gli utili realizzati con la vendita di prodotti incorporanti il know-how altrui va calcolata secondo la c.d. logica differenzialesenza, cioè, computare i costi fissi.

In tema di violazione di know-how, ed in particolare in fattispecie tipiche (come la sottrazione da parte dell’ex dipendente), il danno potrebbe costituire un elemento di difficile determinazione laddove, ad esempio, non vi sia prova dell’uso dei segreti sottratti.

La giurisprudenza ha da tempo offerto tutela anche alla c.d. chance, ovverosia a quella situazione giuridica che rileva in sé, perché il soggetto è protetto in ordine alla attesa che si concreti un diritto. La lesione di tale chance esiste allorché vi è una situazione giuridica soggettiva che subisce una “deviazione” dal normale svolgimento degli eventi a causa di un fatto altrui.

La perdita di chance non è di certo un criterio comunemente usato per calcolare il danno sofferto da un’impresa che si vede sottratta del proprio know-how tecnico o commerciale. Si tratta di un’impostazione innovativa, che consentirebbe di avanzare una richiesta di risarcimento del danno anche nei casi in cui, pur avendo prova certa della sottrazione di informazioni riservate, non sia possibile dimostrare l’effettivo utilizzo di tali informazioni sia per ostacoli di natura formale, sia perché, di fatto, esse non sono ancora state impiegate.

Proiettando la perdita di chance su una vicenda correlata alla violazione del diritto all’esclusiva garantito dagli articoli 98-99 CPI, si osserva che il detentore di un patrimonio di informazioni riservate è titolare di una posizione di diritto il cui pregiudizio, derivante dalla lesione di questa posizione, si può profilare come effetto di un fatto illecito o di un inadempimento.

Ad esempio, la condotta dell’ex dipendente infedele – che è venuto meno ai suoi obblighi contrattuali di fedeltà sottraendo illecitamente le informazioni riservate dell’ex datore di lavoro – toglie al titolare la possibilità di guadagno derivante dall’impiego esclusivo del proprio know-how. Viene così meno la chance di accaparramento di clientela perché le informazioni sottratte non sono più detenute in via esclusiva dal titolare.

Il fatto che il guadagno garantito dall’esclusiva fosse solo ipotetico – dato che non è possibile sapere con certezza se l’esclusiva sul know-how avrebbe effettivamente portato ad acquisire nuovi clienti – non esonera chi ha fatto venir meno anche solo questa possibilità dal dovere di risarcire chi, in assenza dell’illecito, avrebbe avuto tale chance. Non viene infatti risarcito il danno da mancata realizzazione di un risultato, bensì quello derivante dalla privazione anche solo della possibilità di conseguirlo.

Nel caso di specie, quindi, all’impresa deve essere risarcita anche questa voce di danno, che potrà consistere – mediante una valutazione equitativa – ad esempio in una quota parte delle royalty che essa avrebbe potuto percepire dallo sfruttamento in esclusiva del proprio know-how. Se fosse rimasta l’esclusiva sul know-how, infatti, il titolare avrebbe potuto aspirare a darlo in licenza a terzi, partendo, in una ipotetica negoziazione, da una posizione di innegabile vantaggio. È noto, infatti, che chi ha il monopolio su un bene può ragionevolmente aspettarsi di ottenere il prezzo che desidera, perché non ci sono alternative per chi vuole quel bene. Al contrario, quando perde il monopolio e deve competere con altri, questa possibilità si riduce di molto.

In pratica, questo significa che un’impresa a cui è stato sottratto il proprio know-how non ha più le stesse possibilità di chiudere contratti agli stessi prezzi di prima, perché ha perso quel vantaggio esclusivo che le permetteva di avere maggiore forza nelle trattative.