Inquadramento L’interpretazione del brevetto – o meglio, delle rivendicazioni, che di esso costituiscono la parte principale – è il compito più delicato che avvocati, consulenti e giudici sono chiamati a svolgere. È dall’interpretazione della rivendicazione che nella quasi totalità dei casi discende l’esito di una controversia, perché è dal confronto tra quanto realizzato dal convenuto e quanto scritto nel brevetto dal titolare che si valuta se c’è o meno violazione del diritto di esclusiva. Ma l’interpretazione delle rivendicazioni è centrale anche durante l’iter di brevettazione, quando sono gli esaminatori degli Uffici brevetti a valutare le domande in vista della loro concessione. Una rivendicazione troppo ampia o non supportata dalla descrizione può dare adito ad obiezioni e portare alla necessità di emendamenti; talvolta, può comportare il diniego del brevetto. È il “problema del Gatto d’Angora”, dal nome dell’espressione con cui, grazie al Prof. Mario Franzosi, è conosciuto tra gli addetti ai lavori. La metafora è nota. Quando il gatto è mansueto, il suo pelo è molto liscio e ordinato, così che l’animale si presenta estremamente “snello”; quando è attaccato, il gatto si gonfia e le setole rendono l’animale assai “voluminoso”. Lo stesso è per il titolare di un brevetto: quando si discute della validità, il richiedente ha interesse a dare alle rivendicazioni un significato preciso e limitato, così da non rischiare obiezioni e superare in modo agile l’esame degli Uffici e dei Tribunali; quando lo stesso soggetto deve attaccare qualcuno per contraffazione, una rivendicazione troppo “snella” può essere un problema, dunque vi è interesse a “gonfiarla”, allargandone il significato in via interpretativa. La legge si occupa direttamente e indirettamente dell’interpretazione delle rivendicazioni agli artt. 69.1 e 84 della Convenzione sul Brevetto europeo, a cui corrispondono i nostri art. 51 e 52 CPI. L’art. 84 CBE prescrive che le rivendicazioni definiscono l’oggetto della protezione, devono essere chiare, concise e fondate sulla descrizione. L’art. 69.1, così come il relativo Protocollo, prescrive invece che l’ambito di protezione del brevetto sia determinato dalle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni servono ad interpretare la rivendicazione. Del problema del “Gatto d’Angora” con riguardo all’iter di brevettazione si è invece occupata, la Camera Allargata dei Ricorsi dell’EPO (EBOA), con una decisione (G 0001/2024 del 18 giugno 2025) destinata ad avere larga eco anche nelle Corti italiane e sovranazionali. I quesiti oggetto di referral all’EBOA All’EBOA è stato chiesto di rispondere a tre quesiti, poi ridotti a due a seguito dell’assorbimento del terzo nel secondo. La prima domanda oggetto di referral è relativa all’applicabilità dell’art. 69.1 della CBE anche per l’esame di brevettabilità e non solo nel giudizio di contraffazione. Esame di brevettabilità in cui, formalmente, non si discute dell’ambito di protezione del brevetto ma solo della brevettabilità dell’invenzione. La seconda domanda riguarda le condizioni alle quali è possibile ricorrere alla descrizione e ai disegni in sede interpretativa. Il Board of Appeal chiede infatti alla Camera Allargata (EBOA) di chiarire se l’ambiguità della rivendicazione sia condizione necessaria affinché si possano considerare anche descrizione e disegni nell’interpretazione o se, all’opposto, essi debbano essere tenuti in considerazione sempre, cioè a prescindere dal fatto che alla rivendicazione possa attribuirsi un significato ambiguo. Le risposte. In claris fit interpretatio. Conscia dei limiti che i testi normativi pongono ad una risposta positiva, la Camera Allargata afferma che non c’è una chiara base giuridica alla quale rifarsi per dettare regole sull’interpretazione del brevetto in sede di esame. Tuttavia, decidendo di non arrestarsi alla formale risposta negativa, l’EBOA sottolinea come dalla giurisprudenza delle divisioni inferiori emerga in modo netto la prassi di riportarsi, in via analogica, alle norme contenute negli artt. 69.1 CBE anche nell’esame di brevettabilità. Il formale silenzio della Convenzione sul punto non impone alcuna necessità di enunciare nuove regole per l’interpretazione brevettuale. Pertanto, osserva la decisione, anche nell’iter di concessione il testo delle rivendicazioni, letto alla luce di disegni e descrizione, può ritenersi il “punto di partenza” per verificare se l’invenzione possa essere validamente brevettata. Quanto al modo di condurre l’interpretazione oggetto del secondo quesito, l’EBOA prende atto del fatto che parte della giurisprudenza formatasi in sede di esame non limita il ricorso a descrizione e disegni ai soli casi di ambiguità delle rivendicazioni, ma vi attinge in ogni circostanza. Al contrario, un diverso orientamento si prefigge di dare corso all’esame di descrizione e disegni solo in caso di dubbi sul corretto significato da attribuire alla rivendicazione. La Camera Allargata dimostra di preferire il primo orientamento, sicché al noto adagio in claris non fit interpretatio contrappone un approccio pragmatico, già invalso nella giurisprudenza delle Corti nazionali – e, di recente, anche di quella del Tribunale Unificato dei Brevetti – abbracciando una visione “ampia” del documento brevettuale, in cui le rivendicazioni devono sempre lette alla luce di descrizione e disegni, ambigue o no che siano. Opinare al contrario, sottolinea l’EPO, finirebbe col disallineare la prassi dell’Ufficio a quella delle Corti, tradendo la filosofia di armonizzazione paneuropea che ispira la Convenzione istitutiva del Brevetto Europeo. Conclusioni Benché sorretta da un’argomentazione che pare sacrificare il rigore in favore della praticità, la decisione si dimostra senza dubbio utile a puntellare il sistema brevettuale europeo, contribuendo a dare regole uniformi per dissipare un dubbio potenzialmente destinato a riemergere con forza in ogni controversia brevettuale. D’altronde, i gatti hanno sette vite.
2025 - Morri Rossetti
